Kiedy wolno posługiwać się cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym?
Aby uzyskać tzw. monopol prawny na markę, należy ją zarejestrować jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym.
Dzięki temu uzyskuje się wyłączne prawo posługiwania się danym oznaczeniem na terenie Polski. To taka ogólna zasada, od której jest jednak kilka wyjątków. W określonych przypadkach można bowiem posługiwać się znakiem towarowym nawet wbrew woli jego właściciela.
Mały może więcej, czyli prawo używacza uprzedniego.
Procedura rejestrowania znaku towarowego polega na tym, że po dokonaniu zgłoszenia, ekspert sprawdza jedynie czy nie występują bezwzględne przeszkody w rejestracji. Przykładowo, czy dane oznaczenie nie zawiera symboli narodowych takich jak flaga czy godło Rzeczypospolitej Polskiej. Ekspert nie weryfikuje, czy w danym przypadku nie występuje kolizja z nazwą, którą jakiś przedsiębiorca posługiwał się na rynku wcześniej.
Informację o kosztach rejestracji znaku towarowego znajdziesz w poniższym nagraniu:
Przy rejestracji znaku, może dojść do sytuacji, że prawo ochronne przyznane zostanie przedsiębiorcy, który wszedł na rynek kilka lat po firmie, która używała danej nazwy jako pierwsza. W takim przypadku podmiot, który działał wcześniej, faktycznie posługuje się oznaczeniem, do którego wyłączne prawa przysługują komuś innemu.
Wówczas, jednym ze sposobów obrony przed zarzutem naruszenia prawa, może być powoływanie się na prawa używacza uprzedniego. Ustawa Prawo własności przemysłowej, w art. 160 stanowi bowiem, że:
Osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.
Innymi słowy, jeżeli prowadzisz jedynie lokalną działalność np. restaurację, motel czy salon kosmetyczny i używałeś swojej nazwy przed rejestracją znaku towarowego przez konkurenta, to możesz działać tak jak dotychczas. Aby jednak skutecznie powoływać się na prawa używacza uprzedniego musisz spełnić również inne wymogi, które opisałem w artykule: https://znakitowarowe-blog.pl/uzywacz-uprzedni-zastrzegl-nazwe-firmy/
Powołując się na prawa używacza uprzedniego możesz obronić się przed koniecznością zmiany nazwy firmy, jednak Twoje działania zostaną mocno ograniczone. Właściciel znaku towarowego, choć będzie zmuszony tolerować korzystanie przez Ciebie z jego oznaczenia, to może interweniować za każdym razem, kiedy będziesz chciał rozszerzyć swoją działalność.
Po rejestracji przez niego znaku, nie wolno Ci ani oferować dodatkowych towarów czy usług, ani otwierać kolejnych punktów np. na zasadzie franczyzy. Możesz jedynie działać w nie większym niż dotychczas zakresie. Pamiętaj przy tym, że nie każdy przedsiębiorca działający na rynku jako pierwszy może czuć się bezpiecznie. Jeżeli przykładowo prowadzisz mały sklep internetowy, który jednak prowadzi sprzedaż na całą Polskę, to możesz mieć duże problemy jeżeli konkurent zarejestruje Twój znak towarowy.
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego.
Kolejną okolicznością, kiedy można legalnie posługiwać się cudzym zarejestrowanym znakiem, jest instytucja wyczerpania prawa do znaku towarowego. Chodzi o to, że producent, który wprowadził na rynek towar oznaczony znakiem towarowym traci nad nim władzę. Każda osoba, która legalnie nabyła taki towar może swobodnie go odsprzedawać, wykorzystując do tego zarejestrowany znak towarowy.
Dzięki wyczerpaniu prawa handel może się odbywać całkowicie swobodnie. Zauważ, że doszłoby do paraliżu, gdyby przy sprzedaży samochodu, trzeba było pytać właściciela znaku towarowego o możliwość napisania w ofercie, że chodzi np. o model TOYOTA Yaris.
Więcej mówię o tym w poniższym nagraniu:
Aby powoływać się na wyczerpanie prawa, musi być spełnionych kilka warunków.
1 – Towar musi być wprowadzony na rynek przez właściciela praw do znaku lub za jego zgodą.
Innymi słowy, w ewentualnym sporze należy wykazać, że konkretny model towaru, został na rynek wprowadzony przez producenta. Alternatywnie za jego zgodą przez jedną z jego spółek córek lub oficjalnego dystrybutora w danym kraju. Jeżeli oferujesz towar, który nie był przeznaczony do sprzedaży (np. testery perfum) lub został skradziony w trakcie transportu, to nie nastąpiło wyczerpanie prawa.
Czasami duzi producenci bronią się przed wyczerpaniem prawa, rejestrując znaki towarowe na zupełnie niepowiązane z nimi podmioty. W takim przypadku należy sprawdzić czy marka towaru, który chcemy importować, nie naruszy prawa do znaku towarowego w kraju, w którym będzie on sprzedawany.
2 – Towar musiał zostać wprowadzony na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Dalsza odsprzedaż towarów oznaczonych danym znakiem towarowym będzie legalna tylko wtedy, kiedy zostały one wprowadzone do obrotu na terytorium EOG. Chodzi o kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.
To bardzo ważna informacja, ponieważ często spotykam się z sytuacją, że przedsiębiorcy sprowadzają towary z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych i cieszą się, że nie mają w Polsce żadnej konkurencji. Tymczasem taka praktyka może oznaczać naruszenie prawa do znaku towarowego nawet, jeżeli sam produkt jest oryginalny. Uprawniony do znaku towarowego może takiego przedsiębiorcę pozwać, zarzucając mu złamanie prawa.
3 – Towar musi być sprzedawany zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
To, że doszło w przypadku danego towaru do wyczerpania prawa, nie oznacza automatycznie, że możesz takiego oznaczenia używać bez żadnych ograniczeń. Naruszeniem prawa będzie bowiem takie posługiwanie się cudzym znakiem towarowym, które może sugerować odbiorcom, że masz jakieś szczególne związki gospodarcze z właścicielem tego znaku.
W przeszłości w Polsce miał miejsce ciekawy spór o wykorzystanie znaku towarowego BMW przez nieautoryzowany salon. Logo producenta samochodów było bardzo mocno przez salon eksponowane na zewnątrz obiektu oraz na stronie internetowej. Sąd uznał, że takie zachowanie jest przekroczeniem dozwolonego użytku, ponieważ potencjalni konsumenci mogli uznać, że mają do czynienia z autoryzowanym salonem tej marki.
Pamiętaj również, że jeżeli twój model biznesowy opiera się na imporcie towarów z krajów, gdzie są one sprzedawane taniej, to musisz być bardzo ostrożny przygotowując ofertę ich sprzedaży. Oficjalni dystrybutorzy z Polski, którym psujesz tym rynek, będą Ci patrzeć na ręce. Jeżeli dostrzegą, że zbytnio eksponujesz markę produktu, możesz się spodziewać pisma od reprezentującej ich kancelarii prawnej.
Używanie znaku towarowego, który jest ogólnoinformacyjny.
Przedsiębiorcy chętnie wchodzą w nazwy, które są jednoznacznie opisowe. Są to nazwy, które potencjalnemu konsumentowi komunikują wprost do oznaczania czego służą. Jak myślisz, co jest oferowane pod marką naczynia24.pl? Nie trudno rozszyfrować, że będzie to sklep internetowy, działający 24 godziny na dobę, gdzie sprzedawane są naczynia.
W takim przypadku próba rejestracji słownego znaku towarowego okaże się nieskuteczna. Ekspert z Urzędu Patentowego uzna bowiem, że taki znak nie nadaje się do oznaczania towarów ani usług, ponieważ jest opisowy. Kilka lat temu Urząd Patentowy odmówił na przykład z tego powodu rejestracji słownego znaku towarowego „PolskiBus”.
Jest jednak pewien sposób na to, aby tego typu znak zarejestrować. Wystarczy opisowe słowo ubrać w fantazyjną, odróżniającą grafikę. Wtedy ochronie będzie podlegać wygląd logo, a nie zawarte w nim słowo. I tą drogą poszedł PolskiBus z sukcesem rejestrując wiele ze swoich słowno-graficznych znaków towarowych
W kontekście tego co napisałem, polecam Ci obejrzeć poniższe nagranie:
Zauważyłem, że przedsiębiorcy, którzy uzyskali ochronę na swoje opisowe znaki towarowe w formie słowno-graficznej (logo), piszą później pisma do konkurencji, wzywając ją do zaprzestania naruszania przysługujących im praw. Oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, ale jeżeli mamy do czynienia ze znakami jednoznacznie opisowymi jak: „lux meble”, „dobra woda”, czy „super bar”, to można się bronić tym, że ich właściciele nie mają monopolu na same nazwy.
Opisowość znaku towarowego nie zawsze jest jednak taka oczywista. W sytuacjach budzących wątpliwości, warto skontaktować się z rzecznikiem patentowym.
Dodaj komentarz